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6 maneras en que los diseñadores pueden evitar infringir los derechos de propiedad intelectual

Como abogado gerente de un bufete de abogados especializado en derecho comercial, me preguntan varias veces por semana alguna variación de la siguiente pregunta:

¿Cuál es la mejor manera de proteger mi propiedad intelectual contra el robo? ¿Es tan simple como rellenar una solicitud de derechos de autor o de marca y pagar una pequeña cuota para un servicio en línea de “hágalo usted mismo”? ¿Proporcionará realmente suficiente protección?

¿Qué opinas tú?

He expuesto a continuación algunos de los muchos aspectos de la protección de su propiedad intelectual en los Estados Unidos que van más allá de la presentación ciega de una solicitud de derechos de autor o de marca registrada. Es un área compleja de la ley, y este artículo no aborda todos los temas potenciales. Por ejemplo, la propiedad intelectual en los Estados Unidos está protegida no sólo por la ley federal (como cabría esperar), sino que en muchos casos se aplica la ley específica de cada estado (por ejemplo, cuando se trata de secretos comerciales o acuerdos de confidencialidad).

“Moverse rápido y romper cosas” es una manera estupenda de terminar siendo demandado

La naturaleza de la propiedad intelectual potencialmente protegible va desde la típica (como la literatura, la televisión, el cine y la música) hasta la esotérica (como las líneas de ropa, los videojuegos y las aplicaciones). La infracción puede ir desde la copia pura y simple y el uso de la propiedad intelectual registrada de otra persona hasta el mero hecho de exceder los derechos otorgados en virtud de una licencia para utilizarla.

Este artículo debe ser considerado sólo como un comienzo; el lector debe consultar a un abogado para tratar situaciones específicas.

1. Cuando se trata de solicitudes de propiedad intelectual, la autosuficiencia no es una virtud

“Muévete rápido y rompe cosas” es una forma estupenda de terminar siendo demandado. No se necesita mucho tiempo para presentar una marca comercial o un derecho de autor de forma incorrecta. En realidad es bastante rápido, indoloro y barato. Pero como en todas las cosas relacionadas con la ley, el camino difícil sigue siendo el camino correcto.

En pocas palabras, usted debe entender por qué está llenando esas cajas en el formulario, cuáles son las ramificaciones de las alternativas y qué más necesita hacer para protegerse más allá de simplemente llenar el formulario. Al presentar una solicitud de derechos de autor ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos o una solicitud de marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, debe hacer algunas preguntas básicas, entre las que se incluyen: ¿qué es lo que se puede proteger y qué es lo que no se puede proteger; si va a infringir la propiedad intelectual existente de otra persona; y si puede cualquier otra persona que se encuentre en su situación afirmar que tiene derechos como co-creador en lo que está registrando?

2. No se debe confiar en una búsqueda de marcas similares a las suyas en el sitio web de la USPTO

Es cierto que el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos tiene una función de búsqueda para encontrar marcas registradas. Pero, en términos generales, eso no va a recoger todo lo que una empresa de investigación privada especializada en asuntos de propiedad intelectual va a encontrar. Además, la base de datos sólo identifica las marcas registradas. Esto significa que otras partes pueden tener derechos superiores a los suyos -y a posibles reclamaciones en su contra por infracción- simplemente usando la marca. Por consiguiente, el hecho de disponer de una marca registrada que pueda consultarse en la base de datos de la USPTO no es el único problema.

otras partes pueden tener derechos superiores a los suyos….simplemente usando la marca

Sin embargo, en términos generales, aunque los resultados de búsqueda de cualquier tipo no le dirán cuándo seguir adelante con una aplicación, ellos le dirán cuándo debería no seguir adelante con una. En otras palabras, si es obvio que su solicitud es para algo que ya está registrado, sabrá que no debe presentar su solicitud. Pero la ausencia de un resultado de búsqueda no significa la ausencia de nada que esté infringiendo. Esa es una decisión más difícil.

3. No ignore los derechos de propiedad intelectual fuera de los Estados Unidos

Tenemos la suerte de que los Estados Unidos sean miembros del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (conocido comúnmente como el Protocolo de Madrid), un medio por el cual se puede aprovechar el registro en un país para permitir la protección de la propiedad intelectual en otros que son signatarios de ese tratado. El punto importante a tener en cuenta es que cualquier problema de infracción potencial relacionado con el uso en los Estados Unidos también debe ser visto en términos de si hay una infracción correspondiente fuera de los Estados Unidos.

4. El término “Quitclaim Assignment” debe formar parte de su vocabulario

Existe una clara correlación entre el número de personas que reclaman cierto nivel de propiedad intelectual y el valor de esa propiedad intelectual. En pocas palabras, el éxito genera reivindicaciones de participación financiera.

Por lo general, es mucho mejor pedir a alguien que renuncie a esas reclamaciones antes de que la propiedad intelectual se utilice realmente de una manera que cree valor. Uno de los problemas es que no siempre está claro qué derechos tiene cada uno, ni a qué renuncian todos.

En un mundo ideal, la titularidad de los derechos se examinaría antes incluso de que se creara cualquier propiedad intelectual, y esos derechos se memorizarían en un acuerdo de propiedad intelectual conjunta, un acuerdo de trabajo a cambio de remuneración u otro documento en el que se estableciera con precisión quién sería el propietario de qué. Pero no vivimos en ese mundo ideal, y a menudo los temas son ignorados hasta que la solicitud está a punto de ser presentada. La ley también explica eso. Lo creas o no, la ley generalmente prevé una forma de asignar todos los derechos de título e interés a lo que tenga una persona, independientemente de si sabe o no lo que es. Se denomina “cesión de renuncia”.

Pero ten cuidado. La misma solicitud podría dar inicio a una discusión sobre regalías y derechos de licencia que de otro modo no se habrían producido

Antes de presentar cualquier tipo de solicitud de derechos de autor o de marcas ante el gobierno, el solicitante debe analizar si alguien más tiene un derecho potencial a esa propiedad intelectual. Si es así, cada una de estas personas debe firmar la cesión de la renuncia, en la medida en que estén dispuestas a hacerlo.

Pero ten cuidado. La propia solicitud podría dar inicio a una discusión sobre regalías y derechos de licencia que de otro modo no se habrían producido (al menos en ese momento). Hay una corriente de pensamiento que dice que es mejor dejar descansar a los perros durmiendo – no soy, por cierto, de esa corriente -, sino que, por el contrario, yo diría que, si tal discusión está aún potencialmente en el horizonte, es mejor tenerla antes antes de que el tiempo y el dinero se gasten en la protección y la monetización de la propiedad intelectual. Como en todas las cosas legales, es principalmente una llamada de juicio basada en los detalles de las circunstancias dadas.

(Esta es un área inusualmente matizada de la ley. Por ejemplo, ¿cómo se debe contabilizar el hecho de que la asignación pueda ser revocada posteriormente? Además, ¿de quién es la tarea necesaria, de la empresa que realizó el trabajo o de la(s) persona(s) de esa empresa que se encargó del encargo (o de ambas)? Estos no son detalles insignificantes.)

5. Una cesión de una renuncia debe tener ciertos términos clave

Es imposible proporcionar una lista completa de todos los términos que deben incluirse en cada cesión de renuncia. Por ejemplo, hay diferencias en lo que se puede incluir en un documento de este tipo que varían no sólo de un estado a otro, sino también de un país a otro. Sin embargo, hay algunos fundamentos bastante universales:

  • los derechos que se están cediendo y los que no se están cediendo, y una disposición general según la cual la cesión incluye incluso los derechos que se desconocen;
  • el pago u otra consideración que se proporcionará para entrar en la asignación de la renuncia;
  • cómo se resolverán las disputas relacionadas con la cesión de la renuncia, por ejemplo, mediante arbitraje o una demanda; y
  • el hecho de que el cedente sabe lo que está firmando (por ejemplo, ha tenido derecho a ser representado por un abogado, a hacer preguntas y, en todos los aspectos, a participar en la cesión de la renuncia).

6. Si recibe una carta de cese y desistimiento de alguien que afirma haber violado sus derechos de propiedad intelectual, no dispare primero y haga preguntas después

Una carta de cese y desistimiento no es una demanda. El hecho de que usted reciba tal documento simplemente significa que alguien está alegando que usted ha violado sus derechos de propiedad intelectual. Esto no significa necesariamente que estén dispuestos a presentar una demanda inmediata, ni que ganarían si lo hicieran.

Aunque cada situación es diferente, hay algunos pasos preliminares que normalmente tienen sentido:

  1. Determine con su abogado si de hecho usted ha violado los derechos de propiedad intelectual de la otra parte.
  2. Si lo ha hecho, intente abrir un diálogo para considerar si puede acceder a su demanda de que cese y desista a cambio de una exención de responsabilidad. Me apresuro a añadir que tal vez no sea posible corregir la infracción: la parte que envía la carta de cese y desistimiento puede estar haciendo demandas irrazonables; la determinación de si usted infringió o no puede ser discutible de cualquier manera; etc. En otras palabras, no hay una forma correcta de manejar una situación en la que usted haya determinado en su propia mente que sí infringió los derechos de propiedad intelectual de otra persona.
  3. Si usted no ha violado los derechos de propiedad intelectual de la otra parte, responda a la carta de una manera sustantiva que explique por qué cree que tiene razón; la carta debe dejar abierta la posibilidad de continuar el diálogo.
  4. Usted debe contratar a un abogado para que emplee la estrategia anterior. Se trata de esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Su abogado debe escribir la correspondencia arriba mencionada y discutir con usted si existen estrategias de litigio preventivo que usted debe emplear. Un ejemplo perfecto sería la cuestión de si buscar una sentencia declaratoria u otra determinación de que sus derechos son superiores antes de ser demandado por infracción.
  5. Una vez que usted reciba esa carta de cese y desistimiento, estará oficialmente “informado” de los derechos que el titular de la propiedad intelectual ha reivindicado. Si tienen derechos superiores a los suyos y una reclamación válida, su uso continuado de la marca podría ponerlo en riesgo de sufrir daños y perjuicios mayores basados en lo que se conoce como “infracción intencional”. Usted necesita evaluar inmediatamente (idealmente con un asesor legal) qué hacer con el producto presuntamente infractor mientras está participando en este proceso. ¿Continúa su negocio y hace ventas mientras la disputa continúa? ¿Necesita detenerse inmediatamente y cambiarlo todo, a pesar de los años y el marketing significativo que ha dedicado a la construcción de su marca? Al responder a estas preguntas, debe tener en cuenta que cualquier cosa que haga puede tener consecuencias no deseadas, como por ejemplo, si sus acciones son malinterpretadas posteriormente como si fueran una admisión de que usted las infringió.

Conclusión

En general, es fundamental que no sólo se tome en serio el cuestionamiento de sus derechos de propiedad intelectual, sino que también responda de manera proactiva. Su objetivo debe ser anticipar cuál puede ser el desafío -explotar, como era- y evitar el problema antes de que empeore. Espero que este artículo le ayude a iniciar ese proceso.